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美國專利商標(biāo)局轉(zhuǎn)讓司通常不會(huì)審查美國商標(biāo)申請(qǐng)或注冊(cè)轉(zhuǎn)讓的有效性，因?yàn)閁SPTO負(fù)責(zé)審核轉(zhuǎn)讓文件的部門只確認(rèn)申報(bào)者是否符合USPTO的最低申請(qǐng)要求。 向USPTO申請(qǐng)和接受轉(zhuǎn)讓并不能確認(rèn)該文件的有效性。由于美國專利商標(biāo)局未對(duì)轉(zhuǎn)讓的有效性進(jìn)行審查，因此當(dāng)出現(xiàn)商標(biāo)異議，撤銷或侵權(quán)索賠時(shí)，第三方可能會(huì)質(zhì)疑其有效性。
基于不轉(zhuǎn)移商譽(yù)的挑戰(zhàn)
如果沒有將涉及到的商譽(yù)與美國商標(biāo)的所有權(quán)一起轉(zhuǎn)讓，則該轉(zhuǎn)讓被確定為“粗略轉(zhuǎn)讓”，并可能導(dǎo)致受讓人失去對(duì)指定商標(biāo)的權(quán)利。參見Sugar Busters LLC v.Brennan，177 F.3d 258,265,50 U.S.P.Q.2d 1821,1824（5th Cir.1999）。在Sugar Busters中，上訴法院認(rèn)為，商譽(yù)轉(zhuǎn)讓不僅要求遵循所要求的語言，還要求受讓人在商品上使用商標(biāo)或在與轉(zhuǎn)讓人具有基本相同特征的服務(wù)上使用商標(biāo)。案涉美國商標(biāo)涵蓋了為糖尿病患者提供產(chǎn)品和用品的零售店服務(wù)，受讓人僅在飲食書上使用該商標(biāo)。因此，上訴法院裁定，由于轉(zhuǎn)讓人的SUGAR-BUSTERS零售店服務(wù)與受讓人提供的服務(wù)不夠相似，未免消費(fèi)者產(chǎn)生混淆，在轉(zhuǎn)讓中商譽(yù)沒有轉(zhuǎn)移！因此，法院維持了相關(guān)注冊(cè)的無效。
當(dāng)轉(zhuǎn)讓人在轉(zhuǎn)讓之前放棄商標(biāo)時(shí)，也可被認(rèn)為“粗略轉(zhuǎn)讓”。在Osmosis Technology, Inc. v. GE Osmonics, Inc., 2004 WL 725457 (T.T.A.B. Mar. 30, 2004)一案中，法院裁定，雖然有關(guān)書面轉(zhuǎn)讓包括商譽(yù)轉(zhuǎn)讓，但沒有實(shí)際商譽(yù)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生，這是因?yàn)檗D(zhuǎn)讓人因連續(xù)六年未使用商標(biāo)喪失商標(biāo)權(quán)，并且無意繼續(xù)使用。因此，申請(qǐng)人無法從被該放棄的商標(biāo)中的通過轉(zhuǎn)讓獲得優(yōu)先權(quán)，并且其撤銷請(qǐng)求被拒絕。
值得注意的是，申請(qǐng)人的登記并未因訴訟程序而無效，因?yàn)楫愖h人并未提出無效宣告。
關(guān)于尚未提交使用證明的意向使用美國商標(biāo)申請(qǐng)，如果商標(biāo)的所有權(quán)在沒有與商標(biāo)所屬的現(xiàn)有業(yè)務(wù)一起轉(zhuǎn)讓，則會(huì)導(dǎo)致美國商標(biāo)申請(qǐng)無效。如果申請(qǐng)本身無效，第三方基于其無效提出異議，因此商標(biāo)注冊(cè)將被第三方以無效為由撤銷。該結(jié)果在最近的案例Central Garden & Pet Co. v. Doskocil Manufacturing Co. 108 U.S.P.Q.2d 1134 (T.T.A.B. 2013)中得到證實(shí)。商標(biāo)審判和上訴委員會(huì)取消了美國商標(biāo)注冊(cè)，因?yàn)橄嚓P(guān)申請(qǐng)基于意向使用申請(qǐng)尚未提交使用證據(jù)，并且沒有與該商標(biāo)所涉及的現(xiàn)有業(yè)務(wù)一起轉(zhuǎn)讓。因此，轉(zhuǎn)讓“違反商標(biāo)法§10的反轉(zhuǎn)讓條款。”108 U.S.P.Q.2d at 1150。此外，雖然該商標(biāo)在轉(zhuǎn)讓時(shí)實(shí)際上已經(jīng)進(jìn)行商業(yè)使用，但TTAB認(rèn)為這是無關(guān)緊要的。因?yàn)?ldquo;蘭哈姆法案”限制了轉(zhuǎn)讓直到向美國專利商標(biāo)局提交使用證明為止。Id. at 1147.
在Creative Arts by Calloway, LLC v. Christopher Brooks, d/b/a/ The Cab Calloway Orchestra, Civil Action No. 09-CIV-10488 (CS) (S.D.N.Y. Dec. 27, 2012)案中也有類似的體現(xiàn)。在Creative Arts案中, 已故的爵士音樂家Cab Calloway的遺孀Mrs. Zulme Calloway，提交了一個(gè)基于意圖使用的商標(biāo)申請(qǐng)。 提交申請(qǐng)后不久，在提交使用證明之前，Calloway夫人將申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓給了Calloway夫人及其子女組成的公司。 轉(zhuǎn)讓不包括轉(zhuǎn)讓商標(biāo)所涉及的現(xiàn)有業(yè)務(wù)。 地區(qū)法院的結(jié)論是，由于意圖使用商標(biāo)申請(qǐng)的轉(zhuǎn)讓不包括商標(biāo)所涉的全部或部分生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，轉(zhuǎn)讓無效，相關(guān)商標(biāo)申請(qǐng)無效。
另一方面，在Philip Restifo v. Power Beverages, LLC, Opposition No. 91181671 (T.T.A.B. Sept. 21, 2011)案中，雖然轉(zhuǎn)讓文件中沒有特定的語言表明轉(zhuǎn)讓包括“正在進(jìn)行的"和“使用意向”申請(qǐng)所涉及的現(xiàn)有業(yè)務(wù)，商標(biāo)審判和上訴委員會(huì)審查了進(jìn)行登記的轉(zhuǎn)讓文件，推斷發(fā)生了這種轉(zhuǎn)移。因此，該意圖使用商標(biāo)申請(qǐng)的轉(zhuǎn)讓是有效的，因?yàn)樗ㄞD(zhuǎn)讓商標(biāo)所涉及的業(yè)務(wù)。Central Garden的決定中沒有提到Restifo，但Restifo可以與Central Garden區(qū)別開來，因?yàn)橛蓄~外的文件表明轉(zhuǎn)讓人和受讓人之間存在關(guān)系，包括轉(zhuǎn)讓人是受讓人公司的創(chuàng)始成員，這有助于證明業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)移。另一方面，在Central Garden，記錄中沒有其他證據(jù)可以推斷出業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)移。Amazon Technologies, Inc. v. Wax, 95 U.S.P.Q.2d 1865 (T.T.A.B. 2010)中指明，基于意圖使用的美國商標(biāo)申請(qǐng)的轉(zhuǎn)讓是否必須符合轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的要求取決于該轉(zhuǎn)讓是否為事實(shí)轉(zhuǎn)讓。在亞馬遜，董事會(huì)沒有使意圖使用的商標(biāo)申請(qǐng)無效，其中一個(gè)聯(lián)合申請(qǐng)人向另一個(gè)聯(lián)合申請(qǐng)人轉(zhuǎn)讓了他對(duì)該商標(biāo)的權(quán)利，即使該轉(zhuǎn)讓不包括該商標(biāo)所涉及的業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)讓。那是因?yàn)檗D(zhuǎn)讓被裁定不是沒有轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)讓，而是一個(gè)共同所有者放棄權(quán)利。
總之，應(yīng)該起草和審查美國商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓，并注意細(xì)節(jié)。 商標(biāo)本身的轉(zhuǎn)讓以及商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給誰的內(nèi)容可能會(huì)受到損害，可能會(huì)危及轉(zhuǎn)讓的有效性以及轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)或注冊(cè)的有效性。 同樣，TTAB訴訟和民事訴訟中的被告應(yīng)密切審查原告商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓歷史，并毫不猶豫地質(zhì)疑任何不正當(dāng)轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)。
